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Adidas, la marque à trois bandes ...?

Le 21 juin 2019
Adidas, la marque à trois bandes ...?
Depuis une décision en date de mercredi 19 juin, la "marque aux trois bandes" n'est plus une marque. Un sujet des plus intéressants qu'il convient de développer.

Le Tribunal de l’Union Européenne vient de rendre une décision dans le litige déjà ancien opposant la société Adidas à Shoe Branding Europe au sujet de la validité des marques composées des trois bandes d’Adidas.

Pour rappel, dans cette affaire, c’est la validité de la marque figurative d’Adidas composée de trois bandes verticales noires sur fond blanc qui était contestée.

En 2016, la Division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à une demande en nullité qui avait été introduite par la société Shoe Branding Europe au motif que la marque composée des trois bandes noires ne disposerait d’un pouvoir distinctif intrinsèque suffisant pour constituer une marque valide.

En outre, la Division d’Annulation avait également considéré qu’Adidas n’apportait pas la preuve d’un usage suffisant de la marque sur le marché de l’UE pour lui accorder un caractère distinctif « acquis par l’usage » (article 7§3 du règlement 207/2009).

Cette position a été confirmée par le Tribunal de l’UE ce mercredi 19 juin 2019.

Le juge européen devait déterminer si les preuves d’usage apportées par Adidas concernant ces trois bandes noires suffisaient à établir un caractère distinctif acquis par l’usage. « Il est de jurisprudence constante que, aux fins de l’appréciation de l’acquisition par une marque d’un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque » (point 109 de la décision).

De façon classique la société Adidas avait apporté au Tribunal un ensemble de preuves d’usage d'articles comportant les trois bandes : des sacs avec trois bandes blanches, des vêtements avec trois bandes claires, des chaussures etc... 

Le requérant considère que la « loi des variantes autorisées » devrait s’appliquer en l’espèce, à savoir que la marque à trois bandes est utilisée de façon ancienne et massive sous des formes différentes, et que ces usages devaient être considérés comme des usages « sous une forme légèrement modifiée n’altérant pas le caractère distinctif de la marque première ».

« À cet égard, il est utile de rappeler que l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001] prévoit que constitue également un usage sérieux d’une marque enregistrée l’« usage de cette marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de [ladite] marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ». Il résulte de cette disposition qu’une marque enregistrée doit être regardée comme faisant l’objet d’un usage sérieux dès lors qu’est rapportée la preuve de l’usage de cette marque sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée » (point 53 de la décision).

Cette théorie est propre à l’action en déchéance, mais est-elle applicable à l’acquisition du caractère distinctif par l’usage ?

En d’autres termes, la notion d’ « usage sérieux » propre à l’article 15/18 équivaut-elle à la notion d’ « usage » (propre à l’article 7§3) donnant à la marque non distinctive intrinsèquement un caractère distinctif ?

L’usage de la marque sous une forme légèrement modifiée, appelée ici « lois des variations autorisées » est apparue dans un premier temps en jurisprudence pour tenir compte du fait que, sur une période de 5 ans, il était fréquent de voir les entreprises utiliser des légères déclinaisons de leur marque sans pour autant les sanctionner par une déchéance de la marque première.

Cette tolérance colle à la réalité économique. L’appliquer à un usage de marque dont le but est de rendre valide une marque qui ne l’est pas intrinsèquement, peut paraître audacieux.

L’article 7§3 du règlement 207/2009 permet dans certains cas de valider une marque qui « a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait ».

Les juges, dans cette affaire font application de cette règle et acceptent d’étudier si les preuves d’usage fournies par Adidas, et présentant le signe sous des formes différentes sont pertinentes.

En l’espèce, les juges européens ont considéré que les variations présentes dans les produits Adidas n’étaient pas « globalement équivalentes » à la marque telle que déposée. Selon le Tribunal, le signe de base des trois bandes noires sur un fond blanc se trouvait trop gravement altéré pour donner de la distinctivité à la marque déposée.

Ainsi, le Tribunal juge, que les formes d’usage qui s’écartent des caractéristiques  essentielles de la marque, comme son schéma de couleurs (bandes noires sur fond blanc), ne peuvent pas être prises en compte pour prouver sa distinctivité. C’est, dès lors, à bon droit que l’EUIPO a écarté de nombreux éléments de preuve produits par adidas au motif que ceux-ci concernaient d’autres signes, tels que, en particulier, des signes pour lesquels le schéma de couleurs était inversé (bandes blanches sur fond noir) ou pour lesquels la présentation des bandes était différente.

 

Adidas se voit donc privée par cette décision de la marque a trois bandes noires sur fond blanc.

Rappelons que, par une décision du 1er mars 2018 opposant également Adidas à la société Shoe Branding, le Tribunal a validé la marque figurative d'adidas représentant l'iconique tennis à trois bandes inclinées, en raison notamment d’une distinctivité acquise (ou renforcée) par un usage important.

Adidas continuera-t-elle à revendiquer la dénomination de « marque à trois bandes » ?...à suivre.

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