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La menace d’une action en justice constitue un juste motif de non exploitation de la marque

Le 12 février 2016
Un arrêt de la Cour de Cassation relatif à la déchéance de marques pour non usage (article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle) pose le principe que la menace d’une action en justice constitue un juste motif de non exploitation de la marque aux termes de cet article.

Pour rappel, l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que les marques qui n’ont pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement sans justes motifs, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

En l’espèce, la société Philip Morris détenait deux marques MANHATTAN de 1965 et 1988 pour désigner des cigarettes et du tabac.

Philip Morris a attaqué en déchéance de ses droits sur la marque la société Coti contre la partie française de la marque MANHATTAN de 1954 pour des produits de parfumerie et cosmétique.

La société Coti a attaqué reconventionnellement les marques de Philp Morris de 1965 et 1988 en déchéance pour non usage sur le fondement d’une marque communautaire de 1996.
La société Philip Morris invoque un juste motif de non exploitation de ses marques pour rendre mal fondée l’action en déchéance. Le juste motif justifiant la non exploitation de la marque invoqué par Philip Morris était le risque d’action en responsabilité fondé sur les dispositions de la loi Evin (article L.3511-3 du Code de la Santé Publique) interdisant les publicités pour le tabac.

La Cour de Cassation considère que la Cour d’Appel qui a jugé « qu'en l'état de ces appréciations souveraines, faisant ressortir que la législation relative à la lutte contre le tabagisme constituait pour les sociétés Philip Morris un obstacle en relation directe avec leurs marques, indépendant de leur volonté, quand bien même ces sociétés auraient déposé la marque française et renouvelé les deux marques en connaissance de cette législation, et rendant l'usage en France des marques impossible ou déraisonnable, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autres recherches » a légalement justifié sa décision.

Cette décision paraît quelque peu sévère, puisque la loi Evin interdit en réalité la publicité pour le tabac, mais n’interdit pas l’utilisation des marques sur les paquets de cigarettes. Ainsi, selon nous, Philip Morris aurait pu/dû pouvoir démontrer un usage de ses marques autre que dans la publicité.

Cet arrêt permet donc de conserver des marques en sommeil, tout en  permettant de les utiliser comme fondement pour des actions juridiques à l’encontre de marques concurrentes.
 

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