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Le titulaire d'une marque déchue peut agir en contrefaçon pour les actes antérieurs à la déchéance

Le 18 juin 2020

Saisi d'une question préjudicielle (C-622/18), la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée, le 26 mars 2020, sur la possibilité pour le titulaire d'une marque déchue pour non-usage d’agir en contrefaçon pour les actes antérieurs à la déchéance. 

En vertu de l’article L 714-5 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque qui n’en a pas fait un usage sérieux, sans juste motif, pour les produits et services pour lesquelles la marque est déposée durant une période interrompue de 5 ans, encourt la déchéance de ses droits. Cette période de 5 ans court au plus tôt à compter du jour de l’enregistrement de la marque.

En l’espèce, la marque « SAINT GERMAIN » a été enregistré le 12 mai 2006 pour des produis de boissons alcoolisées. En 2012, le titulaire de la marque décide d’agir en contrefaçon par imitation contre les distributeurs et les fabricants d’une boisson intitulée « St-Germain ». 

Or en parallèle, une autre action exercée devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre mène au prononcé de la déchéance de la marque « SAINT GERMAIN » à compter du 13 mai 2011, décision par la suite confirmée par la Cour d’appel de Versailles le 11 février 2014.

N’ayant pas obtenu gain de cause devant les juges du fond, le titulaire déchu de sa marque forme alors un pourvoi en cassation.

Les juges de la Cour de cassation décident de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne de la question préjudicielle suivante: le titulaire d’une marque déchu de ses droits sur le fondement de l’article L 714-5 alinéa 1er est-il en droit d’agir en indemnisation du préjudice subi par l’usage, antérieure à la date effective de la déchéance, de sa marque par un tiers ?

La Cour de Justice de l’Union Européenne se prononce alors en faveur du demandeur en pourvoi au motif que tout titulaire d’une marque déchu de ses droits, peut se prévaloir postérieurement à l’effectivité de sa déchéance, des droits exclusifs inhérentes à la marque qu’il disposait au cours du délai de grâce.

Cependant, la Cour précise que cette absence d’exploitation et non sans incidence sur l’évaluation du préjudice subi. En effet, les juges devront tenir compte du niveau de cette absence d’exploitation en vue de fixer le montant de l’indemnisation

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